Mutlak Red Nedenleri ve Korunma Stratejileri

Marka tescili, işletmelerin kimliklerini hukuki zeminde koruma altına almasının temel yoludur. Ancak Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yapılan başvuruların önemli bir kısmı, çeşitli gerekçelerle reddedilmekte veya yayına itiraz sürecinde üçüncü kişilerin itirazlarıyla karşılaşmaktadır. Bu yazımızda, marka tescilinde mutlak red nedenlerini ve bu durumlara karşı geliştirilebilecek stratejileri güncel örneklerle ele alacağız.

Mutlak Red Nedenleri (SMK md.5)

TÜRKPATENT bu nedenleri resen (kendiliğinden) dikkate alır. Sınai Mülkiyet Kanununun 16. maddesi uyarınca; bir marka başvurusunda şekli olarak eksiklik yoksa Kurum, SMK'nın 5. maddesi uyarınca "mutlak red nedenleri" yönünden marka başvurusunu inceler.

a) Ayırt Edici Olmama (SMK md. 5/1-a)

Bir markanın tescil edilebilmesi için ayırt edici olması şarttır. Buradaki ayırt edici olmamaktan kasıt, "marka olamayacak" işaretlerdir. Uygulamada "soyut ayırt ediciliğe sahip olmama" şeklinde de ifade edilmektedir. Örneğin; bir A4 sayfası dolusu yazı marka olarak tescil edilemez zira herhangi bir ayırt ediciliğe sahip değildir. Diğer bir örnek ise; "yağmur sonrası toprak kokusu" marka olarak tescil edilemez. Zira bu kokunun sicilde gösterilebilir olması mümkün değildir. Bu özelliklere sahip markanın sonradan ayırt edici hale gelmesi de mümkün değildir. Bu düzenleme oldukça spesifik olup nadiren karşımıza çıkmaktadır.

Strateji:

• Marka oluşturulurken soyut, sicilde gösterilebilir olmayan işaretlerden kaçınılmalıdır.

  
  

b) Somut Ayırt Ediciliğe Sahip Olmama (SMK md. 5/1-b)

Somut ayrıt ediciliğe sahip olmayan işaretler; herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler olarak tanımlanabilir. SMK'nın 5/1-a düzenlemesi ile SMK'nın 5/1-b düzenlemesi arasındaki fark; ilkinde marka olması mümkün olmayan işaretlerin reddi düzenlenmişken, diğerinde ise tüketiciler nezdinde ilk bakışta marka olarak anlaşılmayan ancak belli koşulların yerine getirilmesi halinde marka olabilecek işaretlerin reddi düzenlenmiştir. Örneğin; tek harf veya rakamdan oluşan marka, somut olarak ayırt ediciliğe sahip değildir. Bu nedenle ilk anda tescil edilmesi mümkün değildir. Ancak bu durumda, SMK md. 5/1-a düzenlemesinden farklı olarak markanın sahibi tarafından yoğun tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ayırt edici hale gelmişse artık söz konusu marka tescil edilebilir. (SMK md. 5/2) Bu duruma "Sahibinden" markası örnek olarak verilebilir. Bu ifade başlangıçta ayırt edici olmamakla birlikte, yıllar içerisindeki kullanım, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ayırt edici hale gelmiştir. Bu sayede "Sahibinden" ifadesi tescil edilebilir.

Strateji:

• Marka oluşturulurken öncelik, ayırt ediciliğe sahip ifadeler tercih edilmelidir. Şayet seçilen marka ayırt edici niteliğe sahip değilse öncelikle yoğun reklam ve tanıtım faaliyetlerine girişilmeli, ardından marka başvuru sürecine başlanmalıdır.

c) Tanımlayıcı İşaretler (SMK md. 5/1-c)

İşaretin; cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerinden meydana gelmesi yahut ana unsurunda yer alması durumudur. Örneğin; zeytinyağları için "Olive" ibaresi, kıyafetler için "Pamuk" ibaresi, yiyecek ve içeceklerin sunulması sınıfı için "İtalyan restoranı" ifadeleri tanımlayıcı olması nedeniyle tescili mümkün değildir. Ancak bu ifadeler ana unsur olarak değil, tali (yan) unsur olarak kullanılması halinde tescili mümkündür. Örneğin; "Kanyılmaz Olive" , "Kanyılmaz Pamuk", "Kanyılmaz İtalyan Restoranı" markalının tescili mümkündür.

Burada da markanın sahibi tarafından yoğun tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ayırt edici hale gelmişse artık söz konusu marka tescil edilebilir. (SMK md. 5/2) Bu duruma "Mavi" markası örnek olarak verilebilir. Bu ifade renk bildirmekle başlangıçta tanımlayıcı bir ifade iken, yıllar içerisindeki kullanım, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ayırt edici hale gelmiştir.

Strateji:

• Bu tür ibarelerle marka oluşturulacaksa, tanımlayıcı unsurla birlikte ayırt edici bir öğe (örneğin yaratıcı bir kelime veya şekil) eklenmelidir.

d) Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler (SMK md. 5/1-ç)

Bu düzenlemeye göre; tescil başvuru yapılan markanın, aynı veya aynı türde daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması halinde başvurunun reddine karar verileceği düzenlenmiştir. Aşağıda yer vereceğimiz SMK md. 6/1 düzenlemesinden farklı olarak burada "aynılık veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik" aranmaktadır. SMK md. 6/1 düzenlemesinde ise "benzerlik" durumu aranmaktadır. Diğer bir farklılık ise; SMK md. 5/1-ç düzenlemesi TÜRKPATENT tarafından kendiliğinden incelenirken, SMK md. 6/1 düzenlemesi ancak ilgili kişilerin itirazı üzerinden TÜRKPATENT tarafından incelenir.

Örneğin;

Markaları "aynı" olarak değerlendirilmiştir.

Markaları ise "ayırt edilemeyecek kadar benzer" olarak değerlendirilmiştir.

İstisnai olarak; SMK'nın 5/3 maddesine göre, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvurusu sahibinin, önceki marka sahibinden noter onaylı muvafakatname alması halinde, marka başvurusu reddedilmeyecektir.

Strateji:

• Başvuru öncesi detaylı bir benzerlik ve sınıf araştırması yapılmalıdır.

• Benzerlik varsa; görsel, işitsel ve anlamsal düzeyde farklılaştırmalar yapılabilir.

• Gerekiyorsa, başvuru sahibi markasını belirli sınıflarla sınırlayarak riskli alanlardan uzaklaştırabilir.

• Şayet aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvurusu yapılacaksa önceki marka sahibinden noter onaylı muvafakatname alınmalıdır.

e) Ticaret Alanında Herkesçe Kullanılan İşaretler (SMK md. 5/1-d)

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaların başlı başına yahut ana unsur olarak kullanılması halinde marka başvurusunun reddine karar verilir. Örneğin;

işareti eczacılık sektörünü tanımlayan bir işaret olması nedeniyle tescil edilmesi mümkün değildir.

işareti finans sektöründe tanımlayıcı olması nedeniyle bu marka başvurusu TÜRKPATENT tarafından reddedilmiştir.

İstisnai olarak; SMK'nın 5/3 maddesine göre, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvurusu sahibinin, önceki marka sahibinden noter onaylı muvafakatname alması halinde, marka başvurusu reddedilmeyecektir.

Strateji:

• Bu tür ibarelerle marka oluşturulacaksa, ticari hayatta veya sektörel olarak herkes tarafından kullanılan işaretlerden kaçınılmalıdır. Şayet bu işaretlerle birlikte bir marka oluşturulacaksa, bu işaretler tali unsur olarak yer almalı, ana unsurda ayırt edici bir öğe (örneğin yaratıcı bir kelime veya şekil) yer almalıdır.

f) Malın Şeklinden veya Özgün Yapısından Kaynanlanan İşaretler (SMK md. 5/1-e)

Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğinin başlı başına yahut ana unsur olarak kullanılması halinde marka başvurusunun reddine karar verilir. Örneğin;

"ayak giysileri" sınıfında tescili istenen soldaki marka başvurusu, TÜRKPATENT tarafından SMK md. 5/1-e uyarınca reddedilmiştir.

"tıbbi malzemeler" sınıfında tescili istenen soldaki "protez" görseli, kalça cerrahisinde kullanılan bir yöntem olması nedeniyle Mahkeme tarafından reddine karar verilmiştir.

Strateji:

• Malın şeklinden veya kendine özgü yapısından kaynaklanan işaretlerden kaçınılması gerekmektedir. Şayet bu işaretlerde bir özgünlük söz konusu ise "tasarım tescili başvurusu" yapılması daha uygun olacaktır.

g) Halkı Yanıltacak İşaretler (SMK md. 5/1-f)

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak marka başvurularının reddine karar verilir. Örneğin; "Besttest" marka başvurusu, tüketiciler nezdinde, analiz edilerek emsallerinden "daha iyi" olduğu izlenimini verebileceği gerekçesiyle Yargıtay tarafından başvurunun tescil edilemeyeceğine karar verilmiştir. Yine "Swiss Chocolate" ibaresi, İsviçre menşeli olmayan ürünler için tescil edilmesi mümkün değildir.

Strateji:

• Nitelik, kalite veya coğrafi kaynak bildiren işaretler seçildiği takdirde, bu ifadelerin muğlak, kanıtlanabilir olmayan, bilimsel olarak analize muhtaç olan ifadelerden kaçınılmalıdır.

h) Resmi ve Kamuya Mal Olmuş İşaretler (SMK md. 5/1-g-ğ)

SMK'nın 5/1-g-ğ bendlerinde; Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler ile Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu bağlamda; devletlere ve uluslararası örgütlere ait işaret ve amblemler, bayraklar, kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş işaretlerin tescili mümkün değildir.

Solda yer alan işaretlerin tescili mümkün değildir.

Yukarıda yer alan başvurularda ise; halka mal olmuş kişilerin isimleri ve görsellerinin yer alması nedeniyle marka başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Strateji:

• Bu tür işaretlerin yer alması halinde hiçbir şekilde marka başvurusu kabul edilmeyeceğinden bu işaretlerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

ı) Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren İşaretler (SMK md. 5/1-h)

Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

Örneğin; aşağıda yer verilen marka başvurularının reddine karar verilmiştir.

i) Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

Örneğin; aşağıda yer verilen marka başvurularının reddine karar verilmiştir.

j) Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan veya Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler

Coğrafi işaret, belirli bir coğrafi kaynaktan gelen, kalitesi, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla bu yöreyle özdeşleşmiş ürünleri tanımlamak için kullanılan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Tescilli coğrafi işaret; markanın ister ana unsurunda, isterse tali (yan) unsurunda yer alsın, bu durumda marka başvurusunun reddine karar verilir. Örneğin; Gediz Tarhanası, Antep Fıstığı ifadelerini içeren marka başvurularının reddine karar verilir.

Sonuç

Marka tescil süreci sadece bir başvuru işlemi değil, çok katmanlı hukuki ve stratejik bir değerlendirme sürecidir. Mutlak red nedenleri dikkate alınarak ön hazırlık yapılması, tescil başarı oranını ciddi şekilde artıracaktır. Bu nedenle her başvuru öncesinde detaylı bir araştırma yapılmalı, potansiyel red nedenlerine karşı önleyici stratejiler geliştirilmelidir.