MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİ
- Ahmet Kanyılmaz
- 1 gün önce
- 6 dakikada okunur
1. GİRİŞ
Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan gayri maddi malvarlığı değeridir. Günümüz ticari hayatında markalar yalnızca ayırt edici bir unsur olmanın ötesine geçerek; işletmeler için stratejik bir yatırım aracı, gelir kaynağı ve rekabet üstünlüğü unsuru haline gelmiştir. Bu bağlamda marka hakkının üçüncü kişiler tarafından belirli koşullar altında kullanılmasına imkân tanıyan marka lisans sözleşmeleri, uygulamada sıklıkla başvurulan hukuki yollardan biridir.
Marka lisans sözleşmeleri, marka sahibinin markaya ilişkin mülkiyet hakkını devretmeksizin, belirli sınırlar dahilinde kullanım yetkisini lisans alana bırakmasını sağlayan sözleşmelerdir. Bu yazımızda, lisans sözleşmelerinin hukuki dayanağı, kuruluş şekli, inhisari ve inhisari olmayan lisans sözleşmeleri, sözleşmenin kapsamı, sona ermesi gibi konulara değinilecektir.
2. MARKA LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE HUKUKİ DAYANAĞI
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) 24. maddesinin 1. fıkrasında; "Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir." aynı şekilde SMK'nın 148. maddesinin 1. fıkrasında; "Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir." denilmek suretiyle markaların lisans sözleşmelerine konu olabileceği hükmü düzenlenmiştir.
SMK'da lisans sözleşmesinin tanımına yer verilmemişse de lisans sözleşmeleri; "Marka lisans sözleşmesi; marka sahibinin (lisans veren), markanın kullanımına ilişkin haklarını, belirli bir süre, coğrafi alan ve kapsam dahilinde, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak lisans alana devretmeyi taahhüt ettiği; lisans alanın ise markayı sözleşmeye uygun şekilde kullanmayı üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen bir sui generis (kendine özgü) sözleşmelerdir" şeklinde tanımlanabilir.
SMK'nın 24. maddesinin 2. fıkrasında; Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir." denilmektedir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere; lisans sözleşmeleri "inhisari lisans" ve "inhisari olmayan lisans" şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
3. MARKA LİSANS TÜRLERİ
3.1. İnhisari Lisans Sözleşmesi
İnhisari lisans; marka sahibinin (lisans veren), sözleşme süresi boyunca markayı kendisinin dahi kullanamadığı ve üçüncü kişilere lisans veremediği lisans türüdür. SMK md. 24/2 uyarınca, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça lisansın inhisari olmadığı kabul edilir. Bu nedenle taraflar lisans türü olarak inhisari lisansı seçeceklerse, bu hususu sözleşmede açıkça düzenlenmelidir. Lisans verenin, markayı kendisinin kullanamaması mutlak bir hüküm olmayıp taraflar aksini kararlaştırabilir.
3.2. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans
İnhisari olmayan lisans sözleşmeleri; lisans verenin markayı kullanmaya devam edebildiği ve üçüncü kişilere de lisans verebildiği lisans sözleşmeleridir. Lisans sözleşmesinde, lisans türü belirtilmemişse sözleşmenin inhisari olmayan lisans olduğu kabul edilir.
4. LİSANSIN SINIF BAKIMINDAN KAPSAMI
SMK'nın 24. maddesinin 1. fıkrasında; "Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir." hükmü yer almaktadır. Buna göre; lisans veren, sahibi olduğu markanın tescilli olduğu tüm sınıflarda lisans verebileceği gibi bu sınıfların biri ve birkaçı için de lisans verebilir. Kısmi lisans verilmesi halinde; hangi sınıflar için lisans verildiğinin lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmesi, ileride doğması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçmek adına oldukça önemlidir. Örneğin; yazılım sektöründe faaliyet gösteren X şirketi, 9. ve 42. sınıflarda tescillidir. Faaliyetleri kapsamında çip üretimi ve hosting hizmetleri yer almaktadır. X şirketi, yalnızca çip üretimi faaliyeti için Y şirketine lisans vermek istemesi halinde yalnızca 9. sınıf bağlamında lisans verebilir.
5. LİSANSIN BÖLGESEL KAPSAMI
Lisans; tüm Türkiye için geçerli olmak üzere verilebileceği gibi yalnızca bir veya birkaç şehir ya da bölge için de verilebilir. Lisans sözleşmesi; coğrafi anlamda sınırlandırılmamışsa lisans, tüm Türkiye için verilmiş sayılır. Örneğin; yazılım sektöründe çip üretimi ve hosting hizmeti veren X şirketi, yalnızca Kütahya ili için hosting hizmetini Y şirketine lisans olarak verebilir. Böyle bir durumda lisans, hem sınıf bakımından hem de coğrafi olarak sınırlandırılmış olur.
6. LİSANS BEDELİ
Lisans; bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir. Taraflar; lisans bedelini ve ödeme şeklini serbestçe kararlaştırabilirler. Bu bağlamda; lisans bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi aylık taksitler halinde de ödenebilir. Lisans bedeli; ciro ya da kar üzerinden pay şeklinde de belirlenebilir.
7. LİSANSIN SÜRESİ
Taraflar; lisans sözleşmesinin süresine serbest iredeleri ile karar verebilirler. Ancak markanın koruma süresine dikkat edilmelidir. Lisans süresi; ay veya yıl bazında belirlenebileceği gibi fuar, etkinlik gibi organizasyonlarla sınırlı şekilde de verilebilir.
8. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ
SMK'nın 148. maddesinin 4. fıkrası gereği lisans sözleşmeleri yazılı şekilde şartına tabidir. Sözlü olarak lisans sözleşmesi yapılması mümkün değildir. Lisans sözleşmelerinin noter huzurunda yapılması şart değildir. Noter huzurunda yahut noter onayıyla yapılan lisans sözleşmeleri ispat kolaylığı açısından önem ifade eder.
Lisans sözleşmelerinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) siciline kaydedilmesi gerekir. TÜRKPATENT siciline kayıt, lisans veren veya lisans alanın başvurusu ile gerçekleştirilir. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre, başvuru aşamasında talep edilen belgeler;
a) Lisansa konu markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını ve varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
şeklindedir.
8. DEVİR VE ALT LİSANS YASAĞI
Devir; lisans alanın, lisans sözleşmesinden doğan haklarını tümüyle üçüncü kişiye devretmesi, Alt Lisans ise; lisans alanın, lisans sözleşmesinden doğan haklarının tamamını veya bir kısmını, üçüncü kişiyle alt lisans sözleşmesi yapılarak kullandırmasıdır. Bu husus SMK'nın 24. maddesinin 3. fıkrasında; "Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez." şeklinde düzenlenmiştir. Hükümden de anlaşılacağı üzere; bu durumun aksinin kararlaştırılması mümkündür. Ancak lisans sözleşmesinde bu hususta bir hüküm bulunmadığı müddetçe lisans alanın, lisans hakkını üçüncü kişiye devretmesi yahut alt lisans sözleşmesi yapması mümkün değildir.
9. MARKANIN KULLANIMI VE DENETİM
SMK'nın 24. maddesinin 4. fıkrasına göre; "Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir." Buna göre; Lisans alan, markayı markanın ayırt edici karakterini zedelemeyecek ve marka sahibinin itibarına zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Marka sahibinin, markanın kullanımını denetleme ve gerektiğinde müdahale etme hakkı bulunmaktadır. Lisans alanın bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde; marka sahinin, bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilere karşı açabileceği davaları, lisans alana karşı yöneltme hakkına sahiptir. Bu kapsamda sözleşmelere; raporlama, denetim ve kalite standartlarına ilişkin hükümler eklenmesi, marka değerinin korunması açısından önem arz etmektedir.
10. DAVA AÇMA HAKKI
Üçüncü kişilerin, lisans sözleşmesine konu markaya karşı tecavüz, haksız rekabet gibi eylemlere başvurması halinde inhisari lisans ve inhisari olmayan lisans sahiplerinin dava açma hakları aşağıda ayrı ayrı ele alınacaktır.
10.1 İNHİSARİ LİSANS SAHİBİNİN DAVA AÇMA HAKKI
İnhisari lisans sahibi; hükümsüzlük davası hariç, marka sahibinin açabileceği tüm davaları kendi adına açma hakkına sahiptir. Bu durum SMK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasında; "Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir." şeklinde düzenlenmiştir. Ancak lisans sözleşmesiyle, inhisari lisans sahibinin dava açma hakkı olmadığı şeklinde bir düzenleme yapılması mümkündür.
SMK'nın 158/1 maddesinde yapılan düzenleme; inhisari lisans sahibine tanına bir hak olup zorunluluk değildir. Başka bir deyişle; inhisari lisans sahibi, lisans sözleşmesine konu markaya yapılan bir tecavüz eylemine karşı dava açmak zorunda değildir. Dava açmaması halinde marka sahibine karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Markanın korunması bağlamında üçüncü kişilere karşı açılacak davalar konusunda; lisans veren ile lisans alan arasında ihtilaf yaşanmaması adına lisans sözleşmesinde dava açma sorumluluğunun, ihlallere karşı alınacak önlemlerin, bildirim yükümlülüklerinin açıkça düzenlemesinde fayda vardır.
10.2 İNHİSARİ OLMAYAN LİSANS SAHİBİNİN DAVA AÇMA HAKKI
SMK'nın 158. maddesinin 2. fıkrasına göre; "İnhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, yapacağı bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden ister. Hak sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde talep edilen davayı açmaması hâlinde, lisans alan, yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava açabilir. Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını hak sahibine bildirmesi gerekir." Buna göre; kural olarak inhisari olmayan lisans sahibinin dava açma hakkı bulunmamaktadır. Lisans alan, üçüncü kişilerce yapılan tecavüz eylemlerini lisans veren bildirerek dava açmasını talep eder. Bu talebin lisans veren tarafından kabul edilmemesi yahut 3 aylık süre içerisinde cevap verilmemesi halinde inhisari olmayan lisans sahibi kendi adına dava açabilir.
SMK'nın 158. maddesinin 3. fıkrasına göre; "Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı hâlinde ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkemenin tedbir kararı verdiği hâllerde talepte bulunan lisans sahibi dava açmaya da yetkilidir. Bu hâlde ikinci fıkradaki şartlar yargılama devam ederken tamamlanır." Buna göre; ciddi bir tehlikenin varlığı halinde inhisari olmayan lisans sahibi, lisans verenin onayı beklemeksizin ihtiyati tedbir kararı verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbir talebinin kabulü halinde; lisans alan işin esası gereği dava açabilir. Ancak bu durumda SMK md. 158/2'de düzenlenen şartlar tamamiyle ortadan kalkmaz. Dava sürecinde bu şartların tamamlanması gerekir.
11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
Marka lisans sözleşmeleri;
Sürenin sona ermesi,
Tarafların anlaşması,
Markanın hükümsüzlüğü veya iptali
gibi hâllerde sona erebilir. Sözleşmenin sona ermesiyle birlikte lisans alanın markayı kullanma hakkı derhal ortadan kalkar.
Tarafların; Sınai Mülkiyet Kanununun emredici hükümlerine veya sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde fesih durumu gündeme gelir. Öncelikle; lisans sözleşmesinde feshe ilişkin hükümler, tazminat ve cezai şart gibi yaptırımlar uygulanır. Sözleşmede bu konuda bir düzenleme yoksa Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır. Tarafların hak kaybına uğramaması adına lisans sözleşmesinde; sözleşmenin hangi durumlarda feshedilebileceği, feshin şekli, fesih öncesi aykırılığın giderilmesi için bir süre öngörülüp öngörülmeyeceği, hangi durumların haklı fesih, hangi durumların haksız fesih sayılacağı, haksız fesih halinde tazminat ve/veya cezai şart talep edilip edilmeyeceği hususları açıkça düzenlenmelidir.
12. SONUÇ
Marka lisans sözleşmeleri, markanın ekonomik değerinden yararlanmayı mümkün kılan, taraflar açısından ciddi hak ve yükümlülükler doğuran sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun, kapsamlı ve öngörülebilir şekilde düzenlenmesi; ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir.
Bu nedenle marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde, uzmanlardan profesyonel destek alınması, hem marka sahibinin hem de lisans alanın menfaatlerinin korunması açısından gereklidir.
Yorumlar